Распоряжение ОАО РЖД от 30.12.2014 N 3209р
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2014 г. N 3209р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «РЖД» НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ (ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ)
В целях выявления возможности безвозмездного предоставления прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих ОАО «РЖД»:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по предоставлению права на использование объектов интеллектуальной собственности ОАО «РЖД» на безвозмездной основе (изобретения, полезные модели, товарные знаки, программы для ЭВМ).
2. Начальникам департаментов и управлений, руководителям филиалов и других структурных подразделений ОАО «РЖД» довести утвержденные настоящим распоряжением Методические рекомендации до сведения работников.
Старший вице-президент ОАО «РЖД»
В.А.Гапанович
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО «РЖД»
от 30.12.2014 г. N 3209р
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «РЖД» НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ (ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ)
1.1. Настоящие методические рекомендации по предоставлению права на использование объектов интеллектуальной собственности ОАО «РЖД» на безвозмездной основе (изобретения, полезные модели, товарные знаки, программы для ЭВМ) (далее — Методические рекомендации) разработаны во исполнение программы мероприятий по охране и защите результатов интеллектуальной деятельности, полученных на средства ОАО «РЖД», и их коммерциализации на 2009-2012 гг., утвержденной старшим вице-президентом ОАО «РЖД» Гапановичем В.А. 25 декабря 2009 г.
1.2. Методические рекомендации направлены на формирование научно-обоснованной методической базы для определения возможности безвозмездного предоставления прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих ОАО «РЖД», с целью конкретизации случаев использования, при которых вознаграждение за такое использование не взимается.
1.3. Методические рекомендации основаны на положениях действующего законодательства и разработаны на основе нормативных и методических материалов, касающихся использования и распоряжения исключительным право на результаты интеллектуальной деятельности с учетом положений законодательства в сфере налогообложения.
1.4. Систематизация способов использования третьими лицами результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих ОАО «РЖД», а также ситуаций, при которых такое использование может осуществляться безвозмездно, позволяет сократить управленческие расходы на определение сумм вознаграждения, а также снизить налоговые риски, связанные с необоснованным взиманием платы за использования результатов интеллектуальной деятельности, в отношении определенных видов которых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выплата вознаграждения не предусматривается.
2. Исследование способов использования прав на результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, полезные модели, товарные знаки, программы для ЭВМ) третьими лицами
Одним из средств достижения экономического роста компаний является использование в своей деятельности результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, как собственных, так и принадлежащих третьим лицам на основании соответствующих договоров.
В соответствии с п. 1. ст. 1229 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
При этом в отношении ряда объектов интеллектуальной собственности исключительное право может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.
В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если законодательством или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними.
Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации распределяются между всеми правообладателями поровну, если соглашением между ними не предусмотрено иное.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. При этом пунктом 1 ст. 1233 ГК РФ определено, что правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор, а в ряде случаев договор коммерческой концессии).
При этом распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если законодательством не предусмотрено иное.
Заключение лицензионного договора или договора коммерческой концессии не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.
В п. 1. ст. 1229 ГК РФ также указано, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением ряда отдельных случаев, определенных в законодательстве. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет юридическую ответственность, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами, иными, чем правообладатель, без его согласия допускается действующим законодательством.
Передача и приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации на коммерческой основе, то есть продажа и покупка исключительных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо получение и предоставление разрешения на их использование, осуществляются с использованием определенных юридических приемов.
Эти юридические приемы приводят к установлению юридических взаимоотношений между владельцами исключительных прав, именуемыми передающей стороной, и физическими и юридическими лицами, приобретающими эти права или, именуемыми принимающей стороной. По своей природе такие юридические взаимоотношения являются договорными. «Договорные» по природе отношения означают, что сторона, передающая права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, согласна их передать в определенном объеме, а принимающая сторона согласна приобрести данные права на определенных условиях.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в настоящее время допустима передача прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации в следующих формах:
1) договор об отчуждении исключительного права (в соответствии с п. 1. ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю);
2) лицензионный договор (в соответствии с п. 1. ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах);
3) договор коммерческой концессии (в соответствии с п. 1. ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
При этом в соответствии с п. 2 ст. 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 — 419 ГК РФ,) и о договоре (ст. ст. 420 — 453 ГК РФ), за исключением правил определения цены, предусмотренных пунктом 3 ст. 424 ГК РФ.
Договор об отчуждении исключительного права
Договор об отчуждении исключительного права представляет собой передачу исключительного права его владельцем в полном объеме на результат интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации и приобретение этого права другим физическим или юридическим лицом.
Юридический акт, посредством которого владелец результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации передает свое право другому, подтверждается договором об отчуждении исключительного права. Лицо, передающее право, то есть владельца результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, называют передающей стороной, а другое, принимающее, физическое или юридическое лицо, приобретающее в полном объеме исключительное право, называют получающей стороной. В соответствии с законодательством РФ эти стороны именуются, соответственно, правообладатель и приобретатель. Приобретатель становится новым владельцем результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и приобретает в отношении них предусмотренное законодательством исключительное право в полном объеме.
Законодательство РФ предъявляет ряд требований к договорам об отчуждении исключительного права, а именно:
договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме.
по договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются.
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если переход исключительного права на такой результат подлежит государственной регистрации, исключительное право на такой результат переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации.
при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.
Если исключительное право не перешло к приобретателю, при существенном нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
Сущность лицензионного договора заключается в предоставлении владельцем результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому физическому или юридическому лицу права его использования в установленных договором пределах.
Владельца исключительных прав, дающего разрешение, называют лицензиаром, а физическое или юридическое лицо, получающее разрешение, называют лицензиатом.
Используется специальное название «лицензионный договор», поскольку в нем имеют место два типа юридических актов или сделок. Во-первых, имеет место предоставление владельцем результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому физическому или юридическому лицу разрешения на выполнение одного или нескольких действий, подпадающих под исключительные права владельца. Такое разрешение или полномочие называют лицензией. Во-вторых, лицензия обычно дается на определенных условиях, оговариваемых в письменном документе, которым оформляется лицензия лицензиату.
Одно из этих условий относится к выплате со стороны лицензиата вознаграждения за предоставляемую лицензию. Так, лицензиат может быть обязан уплатить фиксированную сумму в определенное время или фиксированные суммы в определенные времена в будущем или же сумму, размер которой будет зависеть от степени использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Другое условие может состоять в том, что результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации будет использоваться лицензиатом только для производства продуктов, предназначенных для определенного использования, например для изготовления фармацевтических препаратов, предназначенных для человека, но не для животных. Еще одно условие может заключаться в том, что лицензиат будет использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только на определенных производственных комплексах либо вводить в гражданский оборот продукт, содержащий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, только в определенных оговоренных регионах, подпадающих под действие правовой охраны результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Упомянутые условия предусматривают определенные обязательства или действия со стороны лицензиата. Возможно также, что условия будут предусматривать определенные обязательства или действия со стороны лицензиара. Например, лицензиар обязуется защищать лицензиата в суде по искам третьих лиц против лицензиата, когда такие третьи лица заявляют, что использование лицензиатом результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации по лицензии нарушает исключительные права на какой-либо результат интеллектуальной деятельности или какое-либо средство индивидуализации, которые принадлежат другому лицу.
Законодательство РФ вводит ряд ограничивающих условий в отношении лицензионного договора, а именно:
лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату;
лицензионный договор заключается в письменной форме;
предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации само подлежит государственной регистрации. Несоблюдение письменной формы влечет за собой недействительность лицензионного договора.
в лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять использование на всей территории Российской Федерации;
срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, за исключением ряда случаев, определенных в законодательстве РФ;
в случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается;
по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются.
Лицензионный договор должен предусматривать:
предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
При этом законодательство РФ вводит разграничение лицензионных договоров по их видам следующим образом:
Лицензионный договор может предусматривать:
предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
В случае если в лицензионном договоре не определен вид лицензии и из существа договора не следует, что она является исключительной, то лицензия предполагается простой (неисключительной).
В рамках одного лицензионного договора в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации допускается наличие условий о разных видах лицензионных договоров, как исключительной лицензии, так и неисключительной.
К существенным условиям, связанным с исполнением лицензионного договора и определенным законодательно, относятся следующие:
лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию;
в течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах;
использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную действующим законодательством РФ или договором;
при нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства либо объектов смежных прав лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.
При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор). По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. В остальном к сублицензионному договору применяется действующее законодательство РФ о лицензионном договоре.
Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если ГК РФ не установлено иное. Так, например.
1) Лицензионный договор с пользователем о предоставлении ему простой (неисключительной) лицензии на использование программы для ЭВМ или базы данных может быть заключен в упрощенном порядке и является безвозмездным, если договором не предусмотрено иное.
Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоединения, условия которого, в частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на упаковке такого экземпляра, а также в электронном виде. Начало использования программы для ЭВМ или базы данных пользователем, как оно определяется указанными условиями, означает его согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной.
2) Лицензионный договор, по которому автором или иным правообладателем (лицензиаром) предоставляется лицензиату простая (неисключительная) лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства, может быть заключен в упрощенном порядке (открытая лицензия). Открытая лицензия является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное.
Открытая лицензия является договором присоединения. Все ее условия должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования соответствующего произведения. В открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной.
Предметом открытой лицензии является право использования произведения науки, литературы или искусства в предусмотренных договором пределах.
3) Если исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных или иное произведение, созданные по договору, предметом которого было создание такого произведения (по заказу), принадлежит заказчику, подрядчик (исполнитель) вправе, поскольку договором не предусмотрено иное, использовать такое произведение для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.
В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком исключительное право на произведение принадлежит подрядчику (исполнителю), заказчик вправе использовать такое произведение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права, если договором не предусмотрено иное.
4) Если программа для ЭВМ, база данных или иное произведение, были созданы при выполнении договора подряда либо договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали создание таких произведений, исключительное право на них принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.
В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданное произведение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права без выплаты за такое использование произведения дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) исключительного права на произведение другому лицу заказчик сохраняет право использования произведения.
В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком исключительное право на произведение передано заказчику или указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданное им произведение для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права, если договором не предусмотрено иное.
5) Если лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками, либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).
6) В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком право на получение патента или исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец передано заказчику либо указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданные изобретение, полезную модель или промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, если договором не предусмотрено иное.
7) В случае, когда промышленный образец создан по договору заказа и право на получение патента и исключительное право на промышленный образец принадлежат заказчику, подрядчик (исполнитель) вправе, поскольку договором не предусмотрено иное, использовать такой промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента.
В случае, если в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком право на получение патента и исключительное право на промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), заказчик вправе использовать промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента.
8) Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право после пользования).
Договор коммерческой концессии
Помимо общих норм договорного права, российское законодательство предъявляет ряд специальных требований к договорам коммерческой концессии, а именно:
по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау);
договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг);
сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;
договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным;
договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным;
вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором. При этом, исходя из статей 1027 и 1030 ГК РФ, договор коммерческой концессии не может быть безвозмездным.
Обязанности сторон, регулируемые законодательством следующие:
1) Обязанности правообладателя:
правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;
если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель обязан: обеспечить государственную регистрацию договора коммерческой концессии, оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников, контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии.
2) Обязанности пользователя:
с учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой пользователем по договору коммерческой концессии, пользователь обязан:
использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации правообладателя указанным в договоре образом;
обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;
соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;
оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;
не разглашать секреты производства (ноу-хау) правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;
предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность предусмотрена договором;
информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.
К ответственности сторон по договору коммерческой концессии предъявляется ряд дополнительных требований, а именно: правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии. По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с пользователем.
Договором коммерческой концессии могут быть предусмотрены ограничения прав сторон по этому договору, в частности могут быть предусмотрены:
обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории;
обязательство пользователя не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора коммерческой концессии в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой пользователем с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав,
отказ пользователя от получения по договорам коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя;
обязательство пользователя реализовывать, в том числе перепродавать, произведенные и (или) закупленные товары, выполнять работы или оказывать услуги с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав по установленным правообладателем ценам, а равно обязательство пользователя не осуществлять реализацию аналогичных товаров, выполнение аналогичных работ или оказание аналогичных услуг с использованием товарных знаков или коммерческих обозначений других правообладателей;
обязательство пользователя продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно в пределах определенной территории;
обязательство пользователя согласовывать с правообладателем место расположения коммерческих помещений, используемых при осуществлении предоставленных по договору исключительных прав, а также их внешнее и внутреннее оформление.
Являются ничтожными такие условия, ограничивающие права сторон по договору коммерческой концессии, предусматривающие обязательство пользователя продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения, место жительства на определенной договором территории.
Пользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет по истечении срока договора коммерческой концессии право на заключение договора на новый срок на тех же условиях. Если правообладатель отказал пользователю в заключении договора коммерческой концессии на новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил с другим лицом договор коммерческой концессии, по которому предоставлены те же права, какие были предоставлены пользователю по прекратившемуся договору, на тех же условиях, пользователь вправе потребовать по своему выбору в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор коммерческой концессии, или только возмещения таких убытков.
В случае прекращения принадлежащего правообладателю права на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение, когда такое право входит в комплекс исключительных прав, предоставленных пользователю по договору коммерческой концессии, без замены прекратившегося права новым аналогичным правом договор коммерческой концессии прекращается.
В случае изменения правообладателем коммерческого обозначения, входящего в комплекс исключительных прав, предоставленных пользователю по договору коммерческой концессии, этот договор продолжает действовать в отношении нового коммерческого обозначения правообладателя, если пользователь не потребует расторжение договора и возмещение убытков. В случае продолжения действия договора пользователь вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения.
Если в период действия договора коммерческой концессии истек срок действия исключительного права, пользование которым предоставлено по этому договору, либо такое право прекратилось по иному основанию, договор коммерческой концессии продолжает действовать, за исключением положений, относящихся к прекратившемуся праву, а пользователь, если иное не предусмотрено договором, вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения.
Договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право пользователя разрешать другим лицам использование предоставленного ему комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях субконцессии, согласованных им с правообладателем либо определенных в договоре коммерческой концессии. В договоре может быть предусмотрена обязанность пользователя предоставить в течение определенного срока определенному числу лиц право пользования указанными правами на условиях субконцессии.
Договор коммерческой субконцессии не может быть заключен на более длительный срок, чем договор коммерческой концессии, на основании которого он заключается.
Если договор коммерческой концессии является недействительным, недействительны и заключенные на основании его договоры коммерческой субконцессии.
Если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии, заключенным на срок, при его досрочном прекращении права и обязанности вторичного правообладателя по договору коммерческой субконцессии (пользователя по договору коммерческой концессии) переходят к правообладателю, если он не откажется от принятия на себя прав и обязанностей по этому договору. Это правило соответственно применяется при расторжении договора коммерческой концессии, заключенного без указания срока.
Пользователь несет субсидиарную ответственность за вред, причиненный правообладателю действиями вторичных пользователей, если иное не предусмотрено договором коммерческой концессии.
В остальном к договору коммерческой субконцессии применяются предусмотренные законодательством РФ правила о договоре коммерческой концессии, если иное не вытекает из особенностей субконцессии.
Кроме того, как указывалось выше, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). На практике, помимо прямого распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, связанного с заключением соответствующего вида договоров, допускается использование третьими лицами таких результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации без заключения договора, например при проведении совместной рекламной кампании. Основным условием такого бездоговорного использования является отсутствие экономического эффекта от использования третьим лицом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Также в ряде случаев, прямо предусмотренных законодательством, возможно использование некоторых результатов интеллектуальной деятельности без разрешения правообладателя. Как правило, такое использование связано с некоммерческой деятельностью юридических и физических лиц либо использованием результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в отношении продукции, ранее введенной в гражданский оборот непосредственно правообладателем или с его согласия.
Таким образом, использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации возможно на следующих условиях:
в случае обладания исключительным правом;
в случае получения права на использование по лицензионному договору или договору коммерческой концессии;
в случае бездоговорного использования с разрешения правообладателя (при отсутствии экономического эффекта от использования);
в случае бездоговорного использования без разрешения правообладателя в предусмотренных законодательством РФ случаях.
3. Исследование преимуществ, получаемых третьими лицами от использования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (изобретения, полезные модели, товарные знаки, программы для ЭВМ)
Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в первую очередь, положительно влияет на конкурентоспособность правообладателя и/или иных лиц, правомерно использующих такие результаты.
Характерными особенностями объектов интеллектуальной собственности являются их нематериальность, полезность, уникальность и т.д.
Полезность объекта интеллектуальной собственности — это совокупность его специфических параметров, которые могут удовлетворить потребности правообладателя или пользователя таким объектом. Важной отличительной особенностью объекта интеллектуальной собственности является его потенциальная полезность, т.е. продукт может быть востребован позже в пределах определенного временного промежутка. Объект интеллектуальной собственности, не обладающий полезностью, не имеет стоимости.
Основными критериями при заключении лицензионного договора со стороны потенциального пользователя объектами интеллектуальной собственности являются:
ожидаемый экономический эффект от использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяемый как доход от такого использования за вычетом суммы вознаграждения правообладателю;
затраты и время на внедрение;
наличие положительного опыта внедрения и признания потребителей;
наличие правовой охраны объекта на территории предполагаемого использования;
срок окупаемости;
наличие патентной чистоты.
Как правило, целесообразность использования того или иного результата интеллектуальной деятельности определяется его полезностью для пользователя, выраженной чаще всего в экономическом эффекте, получаемом от использования такого результата.
Экономический эффект от использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации может быть выражен напрямую, например в:
увеличении цены продукции, содержащей результаты интеллектуальной деятельности, с сохранением уровня спроса на нее;
уменьшении себестоимости продукции при сохранении ее цены;
сокращении затрат на НИОКР;
увеличении спроса на продукцию при сохранении того же уровня рентабельности или любые комбинации из вышеперечисленных преимуществ и т.д.;
способности косвенно влиять на экономические показатели предприятия, например:
наличие исключительной лицензии предполагает определенную монополию в пределах закрепленной за пользователем территории;
предоставление головной компанией лицензии на товарный знак в рамках группы компаний дочерним и зависимым обществам с целью подтверждения связи конкретного общества с головной компанией влечет за собой как появление ассоциативной связи в глазах потребителя, в том числе в отношении качественных показателей, так и создает дополнительный рекламный эффект в пользу всей группы компаний и, в первую очередь, в пользу правообладателя;
предоставление права на использование результата интеллектуальной деятельности третьим лицам с условием поставки пользователю сырья и/или комплектующих и т.д.
Таким образом, наличие какого-либо преимущества, возникающего из использования результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации, как правило, может быть выражено в дополнительном экономическом эффекте, возникающем как у пользователя, так и у правообладателя, в противном случае теряется экономический смысл для предприятия использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.
Кроме того, при анализе той или иной сделки на предмет наличия, размера или отсутствия экономического эффекта необходимо иметь в виду налоговые последствия, возникающие при выявлении такого экономического эффекта проверяющими органами, в том числе обоснованность получения налогоплательщиком налоговой выгоды, критерии оценки которой изложены в том числе в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
4. Исследование факторов, определяющих необходимость возмездного предоставления прав на использование результатов интеллектуальной деятельности третьими лицами
К факторам, определяющим необходимость возмездности предоставления прав на использование результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации можно отнести следующие:
юридические факторы (факторы, закрепляющие обязательность возмездности сделок),
экономические факторы (факторы, определяющие экономический эффект от использования результата интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, возникающий как у правообладателя, так и у пользователя).
Как указывалось выше, использование результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации возможно при наличии исключительного права на соответствующий объект интеллектуальной собственности либо получения права на основании следующих договоров:
договора отчуждения,
лицензионного договора,
договора коммерческой концессии.
Законодательством определены отдельные виды соглашений, заключение которых возможно только на возмездной основе. Применительно к использованию результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации к таким договорам относятся договоры коммерческой концессии.
Пунктом 1 статьи 1027 ГК РФ определено, что по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав. При этом в соответствии со статьей 1030 ГК РФ вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.
В отношении лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительных прав Гражданским кодексом РФ не вводится ограничения об обязательной возмездности сделок. При этом введена обязанность уточнения в возмездных договорах размера вознаграждения или порядка его определения.
В то же время к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются правила Гражданского кодекса РФ (подпункт 4 пункта 1 статьи 575), ограничивающие дарение между коммерческими организациями имущественных прав, имеющих денежную оценку, не превышающую 3000 рублей. Нарушение этого условия является основанием для признания такой сделки ничтожной.
Таким образом, в случае превышения стоимости имущественных прав предельной величины в размере 3000 рублей, сделки в их отношении должны заключаться на возмездной основе.
Кроме того, необходимо иметь в виду изменения в области налогообложения, связанного с трансфертным ценообразованием, внесенные Федеральным законом N 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения», касающиеся сделок, заключаемых между взаимозависимыми лицами. В случае признания лиц, участвующих в контролируемой сделке как она определена статьей 105.14 Налогового кодекса РФ (НК РФ), зависимыми по отношению друг к другу в соответствии с критериями, установленными пунктом 1 статьи 105.1 НК РФ, учет сумм вознаграждения для целей налогообложения доходов может быть проведен по сопоставимым сделкам, критерии которых определены в статье 105.5 НК РФ. Для целей налогообложения в контексте НК РФ цены, применяемые в сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также доходы (прибыть, выручка), получаемые лицами, являющимися сторонами таких сделок, признаются рыночными.
При этом определение рыночной стоимости сделки независимым оценщиком является обязательным для налоговых органов только в случае, если требование о независимой оценке закреплено законодательно.
Налоговым кодексом РФ предусмотрены специальные методы, используемые при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица.
В частности, при проведении налогового контроля в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами (в том числе при сопоставлении коммерческих и (или) финансовых условий анализируемой сделки и ее результатов с коммерческими и (или) финансовыми условиями сопоставимых сделок и их результатами) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, использует следующие методы:
1) метод сопоставимых рыночных цен (метод определения соответствия цены товаров (работ, услуг) в анализируемой сделке рыночной цене на основании сопоставления цены, примененной в анализируемой сделке, с интервалом рыночных цен, определенным в порядке, предусмотренном НК РФ);
2) метод цены последующей реализации (метод определения соответствия цены в анализируемой сделке рыночной цене на основании сопоставления валовой рентабельности, полученной лицом, совершившим анализируемую сделку, при последующей реализации (перепродаже) им товара, приобретенного им в этой анализируемой сделке (группе однородных сделок), с рыночным интервалом валовой рентабельности, определенным в порядке, предусмотренном НК РФ);
3) затратный метод (метод определения соответствия цены в анализируемой сделке рыночной цене на основании сопоставления валовой рентабельности затрат лица, являющегося стороной анализируемой сделки (группы анализируемых однородных сделок), с рыночным интервалом валовой рентабельности затрат в сопоставимых сделках, определенным в порядке, предусмотренном НК РФ);
4) метод сопоставимой рентабельности (метод сопоставимой рентабельности заключается в сопоставлении операционной рентабельности, сложившейся у лица, являющегося стороной анализируемой сделки, с рыночным интервалом операционной рентабельности в сопоставимых сделках, определенным в порядке, предусмотренном НК РФ);
5) метод распределения прибыли (метод распределения прибыли заключается в сопоставлении фактического распределения между сторонами сделки совокупной прибыли, полученной всеми сторонами этой сделки, с распределением прибыли между сторонами сопоставимых сделок).
Допускается использование комбинации двух и более вышеуказанных методов. Более подробно указанные методы приведены в Приложении N 1 к настоящим Методическим рекомендациям.
В большинстве случаев метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным для определения для целей налогообложения соответствия цен, примененных в сделках, рыночным ценам. Применение иных методов допускается в случае, если применение метода сопоставимых рыночных цен невозможно либо если его применение не позволяет обоснованно сделать вывод о соответствии или несоответствии цен, примененных в сделках, рыночным ценам для целей налогообложения.
Для применения метода сопоставимых рыночных цен в целях определения соответствия цены, примененной налогоплательщиком в контролируемой сделке, в качестве сопоставляемой сделки, помимо прочего, возможно использование сделки, совершенной указанным налогоплательщиком с лицами, не являющимися взаимозависимыми с указанным налогоплательщиком, при условии, что такая сделка является сопоставимой с анализируемой сделкой.
Вышеуказанные методы могут использоваться также при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) по группе однородных сделок, сторонами которых являются взаимозависимые лица.
И только в случае, если методы, указанные выше, не позволяют определить, соответствует ли цена товара (работы, услуги), примененная в разовой сделке, рыночной цене, соответствие цены, примененной в такой сделке, рыночной цене может быть определено исходя из рыночной стоимости предмета сделки, устанавливаемой в результате независимой оценки (при этом под разовой сделкой понимается сделка, экономическая суть которой отличается от основной деятельности организации и которая осуществляется на разовой основе).
При этом для российских организаций — налогоплательщиков, относящихся к категории крупнейших налогоплательщиков, возможно обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании для целей налогообложения.
Соглашение о ценообразовании представляет собой соглашение между налогоплательщиком и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, о порядке определения цен и (или) применения методов ценообразования в контролируемых сделках для целей налогообложения в течение срока его действия.
Предметом соглашения о ценообразовании являются:
1) виды и (или) перечни контролируемых сделок и товаров (работ, услуг), в отношении которых заключается соглашение;
2) порядок определения цен и (или) описание и порядок применения методик (формул) ценообразования для целей налогообложения;
3) перечень источников информации, используемых при определении соответствия цен, примененных в сделках, условиям соглашения;
4) срок действия соглашения;
5) перечень, порядок и сроки представления документов, подтверждающих исполнение условий соглашения о ценообразовании, а также иные условия соглашения о ценообразовании, помимо указанных выше, могут быть установлены по соглашению сторон.
Цены, указанные в таком соглашении, считаются рыночными на протяжении всего срока действия соглашения.
5. Определение способов использования исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности третьими лицами, в отношении которых не предусматривается выплата вознаграждения
Принимая во внимание, что правообладателем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в отношении которых предполагается предоставление прав третьим лицам, является ОАО «РЖД», а также то, что в основном пользователями будут являться дочерние общества ОАО «РЖД», предоставление права на использование таких объектов интеллектуальной собственности, как изобретения, полезные модели, товарные знаки, программы для ЭВМ, на безвозмездной основе возможно в следующих случаях:
при условии, что использование такого результата интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации не предполагает и не допускает получение экономического эффекта, как пользователем, так и правообладателем;
при условии, что пользователь включен в состав заявителей и является сообладателем исключительного права на соответствующий объект интеллектуальной собственности в случаях, когда такое сообладание допускается действующим законодательством, и такое использование не противоречит соглашению между правообладателями;
в случае бездоговорного использования без разрешения правообладателя в предусмотренных законодательством РФ случаях.